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Les semelles rouges, « marque de fabrique » de Louboutin enfin reconnue ?

Christian Louboutin, chausseur français mondialement connu, peut à présent « voir rouge » mais de manière positive.

Le 12 juin 2018, la Cour de Justice de l’Union européenne a en effet considéré que la couleur rouge de semelles des chaussures Christian Louboutin ne relève pas de l’interdiction d’enregistrement des formes.

Tout commence en 1992, lorsque Christian Louboutin décide de repeindre les semelles noires de ses chaussures avec le vernis rouge que se posait l’une de ses assistantes.

Si la semelle rouge s’est vite imposée dans l’esprit des consommateurs comme étant le signe distinctif des chaussures Christian Louboutin, elle a aussi vite fait l’objet de litiges avec des concurrents ayant commercialisé des chaussures à semelle rouge.

L’occasion de faire le point sur cette saga Louboutin qui dure depuis plusieurs années, notamment en Europe, et qui a permis de donner de véritables lignes directrices pour obtenir l’enregistrement d’une couleur en tant que marque.

L’enregistrement d’une couleur à titre de marque, possible en théorie mais difficile en pratique

Une couleur en elle-même est susceptible de constituer une marque (CJCE, 6 mai 2003 Aff. 104/04).

Pour constituer une marque, la couleur doit alors remplir trois conditions :

  1. Elle doit constituer un signe ;
  2. Ce signe doit être susceptible d’une représentation graphique. Cette représentation doit être claire, précise, complète par elle-même, facilement accessible, intelligible, durable et objective ;
  3. Ce signe doit être propre à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.

Toutefois, la protection des couleurs par le droit des marques est difficile notamment depuis les arrêts Libertel et Heidelberger Bauchemie de la Cour de justice de l’Union européenne.

Selon les juges européens, la couleur doit être désignée par un code d’identification internationalement reconnu afin de répondre à l’exigence de représentation graphique durable.

Ensuite, afin de préserver la concurrence, une marque de couleur n’est valable que si elle a été déposée pour un nombre restreint de produits ou services spécifiques.

Les différents Offices et systèmes judiciaires nationaux se montrent aussi exigeants concernant le respect de ces conditions.

Les « arrêts Louboutin » illustrent cette difficulté d’obtenir l’enregistrement d’une couleur en tant que marque, notamment en France en raison de l’exigence de représentation graphique.

Dans un arrêt du 30 mai 2012 no. 11-20.724, M. Christian Louboutin c/ Zara France, la chambre commerciale de la Cour de Cassation a retenu le défaut de représentation graphique
de la marque française semi figurative Christian Louboutin n°3067674 décrite de la façon suivante : « Semelle de chaussure de couleur rouge ».

Les juges ont considéré que le dessin soumis à l’enregistrement ne permettait pas à première vue de représenter une semelle et que la couleur rouge n’étant pas définie par une référence permettant de l’identifier avec précision.

A l’occasion de ce litige, la maison Louboutin a alors procédé au dépôt de la marque figurative française n° 3869370 décrite de la façon suivante : « la marque consiste en la couleur rouge (code Pantone n°18.1663TP) appliquée sur la semelle d’une chaussure telle que représentée (le contour de la chaussure ne fait donc pas partie de la marque mais a pour but de mettre en évidence l’emplacement de la marque) »

Ce nouveau dépôt est présenté sous un format différent afin de refléter la position de la marque par rapport au produit et que la semelle rouge contraste avec le dessus de la chaussure.

Ainsi, dans un arrêt du 16 octobre 2014 n°13/08301, M. Christian Louboutin c/ Mme Laken Ngami, le Tribunal de Grande Instance de Paris a statué en faveur de cette nouvelle marque.

En effet, à la différence du précèdent dépôt, celui-ci mentionne un code pantone précis et permet d’identifier la position de la couleur par rapport au produit.

De la même façon, dans un arrêt du 17 mai 2018 Christian Louboutin c/ Kesslord, la Cour d’appel de Paris, à propos de cette même marque, a considéré que la couleur rouge sur la semelle d’une chaussure était protégeable à titre de marque et a donc reconnu l’exclusivité des semelles rouges à Christian Louboutin.

La Cour d’appel a confirmé la décision du Tribunal de Grande Instance de Paris qui, en 2017, avait considéré que la couleur rouge appliquée sur la semelle d’une chaussure à talon remplissait la condition de représentation graphique et constituait donc une marque valable.

Tant la forme d’une chaussure, indiquant que la couleur était apposée sur la semelle que le texte de description de la marque permettait de considérer, selon le tribunal, que les conditions d’une représentation graphique valide étaient remplies. Par ailleurs, la nuance de couleur concernée était précisément identifiable puisque visée par un code pantone.

L’application d’une couleur à un emplacement spécifique d’un produit ne relève pas de l’interdiction d’enregistrement des formes selon la Cour de justice de l’Union européenne

Dans un arrêt du 12 juin 2018, Christian Louboutin et Christian Louboutin SAS/Van Haren Schoenen, la CJUE a considéré que l’application d’une couleur à un emplacement spécifique d’un produit ne relève pas de l’interdiction d’enregistrement des formes.

Cette affaire concerne la marque Benelux n° 0874489 décrite comme suit : « la marque consiste en la couleur rouge (Pantone 18-1663TP) appliquée sur la semelle d’une chaussure telle que représentée (le contour de la chaussure ne fait pas partie de la marque mais a pour but de mettre en évidence l’emplacement de la marque) »

L’article 2 de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, intitulé « Signes susceptibles de constituer une marque » prévoit que « peuvent constituer des marques tous les signes susceptibles d’une représentation graphique, notamment les mots, y compris les noms de personnes, les dessins, les lettres, les chiffres, la forme du produit ou de son conditionnement, à condition que de tels signes soient propres à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises. »

L’article 3 de cette directive, intitulé « Motifs de refus ou de nullité », dispose :

« 1. Sont refusés à l’enregistrement ou sont susceptibles d’être déclarés nuls s’ils sont enregistrés :

[…]

e) les signes constitués exclusivement :

i) par la forme imposée par la nature même du produit,

ii) par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique,

iii) par la forme qui donne une valeur substantielle au produit ;

La directive ne définit toutefois pas la notion de « forme ».

Par conséquent, en l’absence de toute définition, la question préjudicielle posée à la CJUE était de savoir si la notion de “forme” est limitée aux caractéristiques tridimensionnelles du produit, telles que les contours, la dimension et le volume dudit produit, ou cette disposition vise également d’autres caractéristiques telles que la couleur.

La Cour relève qu’il ne ressort pas du sens usuel de ce terme qu’une couleur, sans délimitation dans l’espace, pourrait constituer une forme.

Par ailleurs, en l’espèce, les juges considèrent que la marque porte sur la couleur et non sur la forme du produit en raison de :

  • La description de la marque qui indique que le contour de la chaussure ne fait pas partie de la marque mais sert uniquement à mettre en évidence l’emplacement de la couleur rouge visée par l’enregistrement ;
  • La couleur précisée au moyen d’un code d’identification internationalement reconnu.

Cette réponse de la CJUE influencera certainement les systèmes judiciaires nationaux. Il convient à présent d’attendre la position du tribunal de la Haye dans cette affaire.

Comment obtenir l’enregistrement de ma couleur à titre de marque ?

Si vous souhaitez déposer une marque de couleur, nous vous conseillons au moment du dépôt :

  • D’être particulièrement concis concernant la description de la marque.
    Il est notamment nécessaire de désigner la nuance précise de couleur dont la protection est recherchée en utilisant une référence à un code de couleurs reconnu internationalement tel que le Pantone, Hex, RAL, RGB ou CMYK ;
  • Si la couleur que l’on cherche à déposer en tant que marque est placée à un endroit précis d’un produit, il est nécessaire de fournir un dessin permettant de montrer l’emplacement de la couleur par rapport au reste du produit ;
  • A noter que pour un enregistrement de marque Benelux, il faudra veiller à ce que la couleur ne revête pas un caractère habituel pour désigner le produit.

A titre d’exemple, l’Office Benelux de la Propriété Intellectuelle et la Cour d’appel de Luxembourg (CA, Luxembourg, 4eme ch., 11 février 2009) ont refusé l’enregistrement à titre de marques des nuances de couleur de verre vert- brun pour désigner des bouteilles bien que le déposant avait pris soin d’indiquer des nuances très précises en faisant notamment référence au système Pantone.

En effet, selon la Cour d’appel, protéger ces nuances à titre de marque « équivaudrait à restreindre indûment la disponibilité des couleurs pour les autres producteurs de bouteilles ». Par ailleurs, ces signes n’ont pas pu acquérir un caractère distinctif par l’usage vu leur caractère « tellement » habituel.

Article rédigé par Eugénie Desmet