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Modernisation du système de la marque Benelux, les changements à connaitre

En 2018, la convention Benelux en matière de propriété intellectuelle a subi deux grandes mutations dans le but de moderniser et renforcer l’efficacité du système des marques Benelux :

• Les protocoles du 21 mai et 16 décembre 2014 relatifs aux nouvelles compétences de la Cour de Justice Benelux, à la procédure administrative de nullité et déchéance et l’adaptation de la procédure d’opposition sont entrés en vigueur le 1er juin 2018 ;

• Le protocole relatif à la transposition de la directive UE « Paquet marques » a été signé le 11 décembre 2017 par les pays du Benelux. Il devrait entrer en vigueur en janvier 2019, le 14 janvier 2019 étant l’échéance fixée pour la transposition de la directive en droit national.

Ces réformes ayant un intérêt direct pour les titulaires de marques, il essentiel de connaitre leur contenu afin de mesurer leur impact pratique.

I- Changements en vigueur depuis le 1er juin 2018

Depuis le 1er juin 2018 :

• Une action en nullité ou en déchéance peut être directement formée devant l’Office Benelux ;

• Un fondement supplémentaire est rajouté dans le cadre d’une procédure d’opposition : une marque de renommée peut servir de fondement ;

• La Cour de Justice Benelux est l’unique juridiction d’appel des décisions finales de l’Office Benelux.

A) Procédure en nullité ou en déchéance devant l’Office Benelux

Qu’est-ce qu’une action en nullité ou en déchéance ?

• Une action en déchéance vise à annuler la protection d’une marque qui n’est pas ou plus utilisée par son titulaire. La déchéance prend effet à compter de la date de la demande en déchéance.

• Une action en nullité est envisageable lorsque le titulaire d’une marque constate qu’une marque identique ou similaire a été enregistrée pour des service et/ou produits comparables à la sienne. La déclaration de nullité entraîne la radiation de l’enregistrement du registre de marques avec effet rétroactif.

Jusqu’au 1er juin 2018, il était possible d’agir en nullité ou en déchéance à l’encontre d’une marque Benelux ou d’une marque internationale désignant le Benelux uniquement dans le cadre d’une procédure judiciaire devant les tribunaux.

Depuis le 1er juin 2018, il est possible d’agir directement devant l’Office Benelux dans le cadre d’une procédure administrative.

L’Office Benelux a fait le choix de rassembler les actions en nullité et déchéance sous l’appellation « Procédure de radiation ». Cette procédure de radiation est largement inspirée de la procédure d’opposition : principe du contradictoire, débats oraux et publicité de la procédure. Toutefois, il n’y a pas de « cooling off », période laissée aux parties pour trouver un règlement amiable.

Aujourd’hui, la procédure judiciaire devant les juridictions nationales coexiste avec la procédure administrative de radiation devant l’Office Benelux. Il appartient donc au demandeur de décider s’il choisit une procédure judiciaire ou une procédure administrative.

Dans la mesure où la procédure administrative est plus rapide et beaucoup moins coûteuse qu’une procédure judiciaire, ce changement est une excellente nouvelle pour les titulaires de marque.

B) Marque de renommée, nouveau fondement de la procédure d’opposition

Qu’est-ce qu’une marque de renommée ?

Une marque de renommée est une marque enregistrée connue par une partie significative du public concerné. La protection accordée aux marques de renommées est plus large, puisqu’elle permet de faire obstacle au dépôt de signes similaires, même pour des produits ou services différents.

Jusqu’au 1er juin 2018, deux fondements permettent de s’opposer à un dépôt de marque Benelux :

– L’identité entre les marques et les produits ou services ;
– Le risque de confusion résultant de la similitude entre les marques et les produits ou services.

Depuis le 1er juin 2018, un fondement supplémentaire a été rajouté : il est à présent possible de se fonder sur une marque de renommée dans le cadre d’une procédure d’opposition.

Cet ajout, qui permet d’élargir le champ de la procédure d’opposition, est bienvenu pour les titulaires de marque de renommée.

A noter que ce fondement existe depuis longtemps concernant les marques de l’Union européenne.

C) La Cour de Justice Benelux, juridiction d’appel des décisions finales de l’Office Benelux

Avant le 1er juin 2018, les appels des décisions finales de l’Office Benelux étaient limités aux décisions de refus et d’opposition devant les Cour d’appel de Bruxelles, La Haye et Luxembourg en fonction du domicile du déposant.

Toutefois, le volume des affaires traitées était relativement limité (quatre à huit affaires par an concernant les refus et une quinzaine concernant les oppositions). Par ailleurs, il existait des disparités indésirables dans la jurisprudence des Cours d’appels bien que la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle soit un traité international et que la marque Benelux soit un titre indivisible.

Depuis le 1er juin 2018, afin de pallier cette insécurité juridique préjudiciable pour les entreprises, la Cour de Justice Benelux, dont le siège permanent est situé à Luxembourg, est devenue la juridiction d’appel des décisions finales de l’Office Benelux.

Le délai d’appel est de deux mois à compter de la notification de la décision finale, quel que soit le type de décision finale rendue. A noter que, si, en première instance, devant l’Office Benelux, la procédure peut être diligentée en français, en néerlandais ou en anglais, la procédure d’appel devra cependant nécessairement être introduite en français ou en néerlandais.

Cette centralisation des recours ne peut être que saluée dans la mesure où les délais de traitements sont plus courts, les frais de procédure moins élevés et que la jurisprudence sera uniforme.

II- Changements à compter de janvier 2019

Le 15 décembre 2015, le Parlement Européen a adopté une réforme, dite réforme « Paquet Marques », ayant pour but d’harmoniser et de moderniser le droit des marques au sein de l’Union Européenne, tout en renforçant la coexistence avec les systèmes nationaux des États membres.

Le Paquet marques se compose notamment d’une directive visant à harmoniser les marques nationales. Cette dernière est entrée en vigueur le 13 janvier 2016 et les États membres ont jusqu’au 14 janvier 2019 pour en assurer la transposition.

Cette nouvelle étape dans l’harmonisation du droit des marques au niveau européen entraîne plusieurs modifications dans la législation Benelux. Ces modifications ont été formalisées dans un Protocole signé le 11 décembre 2017 portant modification de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle.

Les changements principaux sont les suivants :

A) Fin du principe « 3 classes pour le prix d’une » à compter du 1er janvier 2019

Aujourd’hui, un ayant droit paye une même taxe officielle auprès de l’Office Benelux que la marque soit déposée pour 1, 2 ou 3 classes. C’est le principe de « trois classes pour le prix d’une ».
Ce principe a toutefois des conséquences négatives. En effet, le registre des marques Benelux est saturé de marques qui ne sont pas utilisées systématiquement pour toutes les classes désignées.

Afin de rendre des marques disponibles et permettre un registre plus fiable, un système de « taxe unique par classe » entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2019. Ce système s’appliquera aussi pour les marques à renouveler à compter du 1er janvier 2019.

Dans la mesure où il sera plus coûteux de déposer une marque Benelux dans deux classes ou plus à partir du 1er janvier prochain, nous conseillons aux personnes intéressées par un tel dépôt de le faire avant le 1er janvier 2019.

B) Suppression de l’exigence de représentation graphique

Jusqu’à présent, le dépôt d’une marque exigeait une représentation graphique de la marque. Cette exigence rendait alors impossible l’enregistrement de marques dites « atypiques », notamment sonores et olfactives.

Le Paquet marques a supprimé cette représentation graphique, ce qui va faciliter la protection de ces marques atypiques. Ces marques pourront alors faire l’objet d’une représentation autre que graphique à condition qu’elles puissent être représentées de manière claire et précise (fichiers MP3 pour les marques sonores par exemple).

Ce changement devrait intervenir au début de l’année 2019.

Ces réformes viennent donc faciliter la protection et la défense des marques Benelux pour leur titulaires.

Ces changements mettent notamment en lumière l’importance de surveiller sa marque afin de disposer des moyens adéquat pour la défendre.

Eugénie Desmet